«Серые» импортеры против корпораций, владеющих брендами с мировой известностью: кто победил?
Объем параллельного импорта, так называемого «серого» импорта, т.е. импорта оригинальных товаров без согласия владельца товарного знака, растет год от года. В то же время обострились конфликты между глобальными компаниями, владеющими известными брендами, и представителями малых и средних российских компаний, импортирующих собственную продукцию «в обход» авторизованных российских дистрибьюторов. В наибольшей степени это коснулось рынков автозапчастей, детских товаров и фармацевтических препаратов (включая лекарства от редких заболеваний).
Проблема в том, что правоприменительная практика долгое время была очень непоследовательной в приравнивании нарушения прав на торговую марку к контрафакту.
Например, являются ли оригинальные запчасти BMW, приобретенные у авторизованного немецкого дилера и ввезенные в Россию без согласия авторизованного российского дилера, контрафактными? С одной стороны, торговая марка была размещена и распространена правообладателем. Это означает, что продукция не является подделкой. С другой стороны, импорт товаров, содержащих торговую марку, является самостоятельным использованием торговой марки и, следовательно, представляет собой нарушение прав на торговую марку в отсутствие согласия владельца.
Пункт 14.10 части I Закона об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в виде конфискации предметов, содержащих незаконные экземпляры, и наложения административного штрафа на юридическое лицо в размере от 50 000 до 200 000 рублей. товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, а также материалы и оборудование, используемые при их производстве, а также иные способы совершения административных правонарушений.
Статья 1252 Гражданского кодекса предусматривает широкий спектр мер по защите исключительных прав на товарные знаки, включая пресечение действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения, взыскание убытков или выплату компенсации, а также конфискацию товаров.
Пункт 4 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что в случае изготовления, распространения или иного использования материальных средств, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также ввоза, перевозки или хранения приводит к нарушению исключительных прав указанных эффектов или средств, указанные материальные средства признаются фальсифицированными и подлежат изъятию из оборота и безвозмездному уничтожению по решению суда, если Кодексом не предусмотрены иные последствия.
Анализируя приведенные выше правила, возникают следующие вопросы
- Ввоз на территорию Российской Федерации продукции, произведенной бенефициаром и распространяемой за пределами Российской Федерации, является правонарушением, предусмотренным статьей 14.10 КоАП РФ.
- В какой степени применение конфискации как к контрафактной, так и к оригинальной продукции, ввезенной без согласия бенефициара, отвечает принципам справедливости и пропорциональности?
К сожалению, правоприменительная практика в отношении параллельного импорта, похоже, колеблется.
Все началось в 2003 году, когда арбитражный суд подтвердил законность привлечения к административной ответственности ООО «К-2» (несанкционированного импортера) за ввоз косметики NIVEA (постановление ФАС Северо-Западного округа по делу А21-7412/). 03- C1 от 26 марта 2004 года), фактически приравнивая «серый» импорт к контрафактной продукции.
Однако в 2009 году Высший арбитражный суд РФ рассмотрел дело, касающееся автомобиля Porsche Cayenne S (Решение Высшего арбитражного суда РФ от 31 октября 2008 года, дело № А40-9281/08-145-128). (Дело № A40-9281/08-145-128). Суд отметил, что ответственность по статье 14.10 КоАП РФ применяется только в случае продажи контрафактной продукции, то есть когда торговая марка используется незаконно.
В широком смысле, это определение фактически приводит к двум типам нарушения прав на торговую марку, различаемым по деликту
- Публично-правовой деликт — ввоз контрафактной продукции, т.е. продукции, на которую незаконно нанесена торговая марка; и
- Гражданский деликт — ввоз оригинального товара без согласия бенефициара. На них не распространяются требования об изъятии и уничтожении.
ВАС РФ последовательно отстаивал эту позицию и развил ее в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части КоАП РФ». В статье 8 постановления говорится, что статья 14.10 КоАП РФ применяется только тогда, когда предметом нарушения является незаконное воспроизведение товарного знака, то есть контрафактная продукция.
Однако позиция ВАС РФ относительно недопустимости конфискации и уничтожения «серого» импорта была, по сути, проигнорирована Судом.
Однако, исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № Согласно статье 1484 ГК РФ, ввоз на территорию России товаров с товарным знаком является самостоятельным способом использования товарного знака. Суд пришел к выводу о ввозе контрафактной «серой» продукции по статье 1484. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, тем самым удовлетворив требование правообладателя об изъятии и уничтожении соответствующего товара (Решение УФАС по Московской области от 29 декабря 2011 года, дело № А40- 12515/11- 27-104).
Во многих случаях, помимо требований о конфискации и уничтожении, суд удовлетворяет требования истцов о запрете в будущем вводить в городской оборот продукцию, содержащую товарный знак истца (Постановление ФАС Московской области от 23 апреля 2013 года, дело А41- 42709/10).
Подпункт 12 п. 2 петиции гласит, что ввоз на территорию Российской Федерации товаров с товарным знаком, законно установленным в стране происхождения, не образует состава административного правонарушения. КоАП РФ, и если владельцем того же или сходного до степени смешения товарного знака в Российской Федерации является другое лицо.
Кроме того, СИП четко обозначил свою позицию, согласно которой статья 1515 Гражданского кодекса РФ предусматривает изъятие из оборота и утилизацию товаров только в случаях, когда товарный знак был незаконно нанесен на товар. В отношении «серых» импортных товаров этот довод правообладателя не может быть принят (Постановление СК № А41-42585/2012 от 6 октября 2014 года).
В целом, дело № А41-42585/2012 в отношении бренда Nissan можно охарактеризовать как пример судебной практики, направленной против «серых» импортеров. Дело находилось на рассмотрении в суде с 2012 года и окончательная точка была поставлена 5 сентября прошлого года (Определение Верховного суда РФ № 305-ЭС14-7669 от 5 сентября 2017 года).
Хронологию рассмотрения дела A41-42585/2012 и текст решения суда можно найти в системе ГАРАНТ. Три дня бесплатного полного доступа! Получите доступ к.
Решением Арбитражного суда Московской области № А41-42585/12 от 13 марта 2013 года ввоз товаров с товарным знаком Nissan признан незаконным, товар подлежит изъятию и уничтожению, на него наложена компенсация в размере 100 000 рублей. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2013 года № 10АП-4060/13 решение изменено, требование о запрете компании использовать (в том числе ввозить) спорный товарный знак и совершать иные действия без согласия компании удовлетворено. импорта продуктов, происходящих из российских городов.
МУС отменил судебные акты и направил дело на повторное рассмотрение, указав на недопустимость изъятия и уничтожения оригинальных товаров (постановление Суда по интеллектуальной собственности № S01-915/2014 от 6 октября 2014 года, дело A41-42585/ 2012).
После двух последующих судебных разбирательств по трем делам иски были отклонены. Суд обосновал свое решение следующим образом
Судебный запрет может быть вынесен только в отношении продолжающегося действия, а во время слушаний не было представлено никаких доказательств того, что импорт товаров с торговой маркой Nissan является продолжающимся действием.
Товар не может считаться контрафактным, поскольку заявитель признает, что торговая марка была применена правообладателем или с его согласия. Поэтому нет оснований требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сдвиг судебного органа в сторону «серых» импортеров активно поддерживается ФАС России, которая рассматривает усилия правообладателей по предотвращению «серого» импорта как акт ограничения конкуренции и регулярно выдает предписания правообладателям. не заниматься недобросовестной конкуренцией (статья 14.8 Федерального закона от 26 июля 2006 года, статья 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Арбитражные суды начинают поддерживать ФАС России (на примере решения Арбитражного суда г. Москвы А40-159212/17 от 13 декабря 2017 года).
Что касается потребителей, то в большинстве случаев серый импорт — это способ получить нужные им товары дешевле и избежать санкций.
Поэтому объективная необходимость выработки четкой позиции в отношении серого импорта назрела уже давно.
Нарушение принципа правовой определенности в вопросе «серого» импорта послужило мотивом для обращения ООО «ПАГ» в Конституционный суд Российской Федерации. После рассмотрения жалобы все ожидали, что Конституционный суд Российской Федерации получит четкий и окончательный ответ из Постановления № 8-П от 13 февраля 2018 года о законности «серого» импорта и подложности применяемого к нему санкционного законодательства.
Фактически, Суд предоставил арбитражному суду полную свободу в этом вопросе, обозначив лишь некоторые ориентиры.
- Несмотря на то, что Гражданский кодекс ссылается на национальные принципы исчерпания исключительных прав на товарный знак, в Российской Федерации применяются региональные (ЕАЭС) принципы исчерпания исключительных прав на товарный знак.
- Конфискация и уничтожение «серого» импорта возможны только в случае установления недостаточного качества и (или) обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья человека, охраны природных и культурных ценностей.
- Суд должен убедиться, что наказание соразмерно совершенному правонарушению. В любом случае, сумма компенсации правообладателю за ввоз «серого» импорта должна быть меньше, чем за ввоз контрафактной продукции.
- При рассмотрении вопроса о допустимости параллельного импорта суд должен начать с недопустимости злоупотребления исключительными правами на товарный знак, превышающего разумные пределы защиты со стороны получателя его экономической выгоды, в противном случае следует применить полномочия суда по отказу в иске. Или же уменьшить размер неблагоприятных последствий для другой стороны спора.
- Соблюдение владельцем торговой марки режима санкций в отношении Российской Федерации, представленное позицией, занятой владельцем в отношении российского рынка, само по себе может рассматриваться как противоправное действие и, следовательно, может рассматриваться как судебная защита в виде отказа.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать ряд выводов
Очевидно, что налицо стремление решить проблему «серого» импорта. Несомненным плюсом для «серых» импортеров стала отметка Конституционного суда РФ о незаконности конфискации и уничтожения таких товаров.
Конституционный суд не привел качественных обоснований, отметив, что исключительное право на товарный знак не подлежит судебной защите, если правообладатель использует товарный знак как средство недобросовестной конкуренции или как средство применения санкций против Российской Федерации. Он указал, где проходит граница между осуществлением правообладателем исключительного права на товарный знак и злоупотреблением этим правом. Это приводит к дальнейшим различиям в судебных решениях, когда одним правообладателям предоставляется защита, а другим нет.
